Ese know how constituye en definitiva el alma de la empresa, siendo un concepto amplio en el que caben desde aspectos sencillos de mero trámite a procesos complejos internos de la compañía.

Tras dos años de vigencia de la ley de secretos empresariales, este tipo de intangibles de altísimo valor para las empresas sigue generando dudas respecto a su instrumentalización y protección, todo ello a pesar del esfuerzo de claridad y concreción del legislador.

Secreto empresarial (know how)

Dentro de las organizaciones empresariales, es habitual, o al menos es lo deseable, que se generen creaciones derivadas de la actividad y desarrollo intelectual que en las mismas se produce. Esta actividad creativa no necesariamente nace de departamentos de I+D+I, la propia búsqueda de la eficiencia de la compañía desde el punto de vista productivo, comercial u organizativo constituye en muchos casos una verdadera fuente de creatividad.

La Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales, pretende dar respuesta a la inquietud de la empresa sobre cómo proteger ese saber hacer que les ha hecho competitivos

De este modo, por ejemplo, es frecuente que compañías industriales se detecte que la mejora de un componente, a través de ciertas modificaciones, o con la combinación de otros elementos, puede solucionar un problema en la cadena de producción, creando un invento que además de ser novedoso, ha implicado un ejercicio de actividad inventiva y por tanto susceptible de ser patentado.

Igualmente sucede con los signos distintivos, la apreciación por parte del departamento de marketing de nuevas tendencias, o gustos en el mercado motivara la modificación o creación de marcas nuevas, los cuales serán objeto de registro para protegerlas legalmente.

Existiendo mecanismos legales de protección de las creaciones que se generan en las empresas como las patentes y las marcas, ¿qué sucede con aquellos procesos internos, protocolos de actuación, planes de negocio, estrategias comerciales, guías de atención al cliente, etc.?, que suponen un verdadero valor añadido de la compañía diferenciándolas en el mercado por su buen hacer.

Normalmente a ese cumulo de sabiduría empresarial que sale a luz a través de las diferentes formas en las que se manifiesta la compañía tanto a nivel interno: política de RR.HH., procesos de automatización, digitalización, etc., como externo: política marketing, argumentarios comerciales, filtros de atención al cliente, etc., se engloba en lo que conoce como el know how de la compañía.

Ese saber hacer constituye en definitiva el alma de la empresa, siendo un concepto amplio en el que caben desde aspectos sencillos de mero trámite a procesos complejos internos de la compañía. Como activo esencial necesita de una protección que garantice su inviolabilidad, sin perder su esencia fundamental, la confidencialidad y no divulgación, aspectos que son intrínsecos a su valor, a diferencia de otro tipo de creaciones intelectuales o industriales que generan derechos de autor, o patentes en su caso.

La Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales, pretende dar respuesta a la inquietud de la empresa sobre cómo proteger ese saber hacer que les ha hecho competitivos, como valorarlo y como se transmite con seguridad en las relaciones comerciales. La exposición de motivos de la Ley hace continuas referencias a la competitividad empresarial como elemento potenciador del desarrollo económico, apostando por un intangible inherente a cada organización económica y que hasta ahora no contado con un marco regulador específico como es el know how.

La ley de Secretos Empresariales da respuesta a las exigencias de homologación previstos en los  Acuerdo sobre aspectos de los Derechos de Propiedad intelectual relacionados con el Comercio (Anexo 1C del Convenio por el que se crea la Organización Mundial del Comercio, Ronda Uruguay de 1994, comúnmente denominados «ADPIC»), que tuvieron su reflejo a nivel europeo en Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas, y que fijaba los criterios de armonización que finalmente han sido recogido en el texto normativo objeto de esta nota.

Se trata una de ley que consta únicamente de 25 artículos, recoge conceptos que hasta ahora estaban reservados a la interpretación jurisprudencial y doctrinal, clarificando conceptos necesarios para situaciones de conflicto, por lo que facilita, al hacer más certero, el ejercicio de acciones frente a posibles infractores.

¿Qué se entiende por secreto empresarial?

El artículo 1.1 de la Ley 1/2019, recoge una definición bastante acertada:

Se considera secreto empresarial cualquier información o conocimiento, incluido el tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero, que reúna las siguientes condiciones:

  • Ser secreto, en el sentido de que, en su conjunto o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, no es generalmente conocido por las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información o conocimiento en cuestión, ni fácilmente accesible para ellas;
  • tener un valor empresarial, ya sea real o potencial, precisamente por ser secreto, y
  • haber sido objeto de medidas razonables por parte de su titular para mantenerlo en secreto.

Requisitos y protección

Los requisitos esenciales recogidos en la ley para entender que es un secreto empresarial obedecen a la necesidad de evitar la confusión con otras aportaciones que en el día a día de una empresa se generan por la propia dinámica de la misma, como pueden ser el desarrollo y nuevas habilidades que, empleados con acceso a determinados puestos, las cuales entrarían en el marco de la regulación laboral.

La protección del secreto empresarial no podrá servir de base para justificar limitaciones del uso a los trabajadores de la experiencia y competencias adquiridas honestamente durante el normal transcurso de su carrera profesional, o de información que no reúna todos los requisitos del secreto empresarial, tampoco podrá ser alegado como argumento para imponer en los contratos de trabajo restricciones no previstas legalmente. De igual modo el ejercicio de los derechos conferidos por esta ley está relacionado y ponderado con el principio de libertad de empresa recogido en el artículo 38 de nuestra carta magna.

La protección del secreto empresarial no podrá servir de base para justificar limitaciones del uso a los trabajadores de la experiencia y competencias adquiridas honestamente

Una de las cuestiones habituales que nos hacen llegar los clientes, es si determinadas ideas, planteamientos o estrategias comerciales son susceptibles de ser protegidas legalmente. Descartada su protección como patente, articulo 4 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, en determinadas ocasiones, y por cuestiones que tienen su motivación en necesidades de marketing se opta por su depósito en el registro de la propiedad intelectual, a efectos de hacer valer en el mercado la existencia de un copyright, el cual desde la perspectiva de la practica judicial puede generar muchas dudas por lo endeble de la protección legal de este tipo de creaciones.

Este tipo de ideas originales propias de las empresas, sólo conocidas por un número limitado de miembros de estas, conforman el buen hacer de la compañía y se traducen en la generación de planes de negocio, planes financieros, estrategias comerciales, y tienen un valor para la compañía actual o futuro, por cuanto dotan de una ventaja competitiva a la misma, debiendo estar protegidas bajo la figura legal del secreto empresarial.

Cualquier idea empresarial no puede ser considerada como secreto, si la aportación intelectual resulta obvia o deducible fácilmente por cualquier experto o profesional del sector, pierde su sentido de originalidad al carecer de la mínima altura creativa necesaria.

Cualquier idea empresarial no puede ser considerada como secreto

Al igual que ocurre con otro tipo de activos intangibles como las patentes, marcas etc., la asimilación a estas figuras legales que por ley se hace respecto a los secretos empresariales, hacía necesario que se recogiera el carácter patrimonial de los mismos, reconociendo como elemento de propiedad su transmisibilidad a través de diferentes figuras como la cesión o licencia.

Desde el punto de vista práctico la instrumentalización de la protección de los secretos empresariales no pasa por un registro oficial, en este sentido, será preciso por parte de las compañías articular protocolos en los que estos queden depositados en diferentes plataformas de acceso limitado. La propia naturaleza de estos intangibles dota de un carácter temporal indefinido a los mismos, siempre y cuando se pueda acreditar su autenticidad.

Defensa del secreto empresarial

Por parte de la empresa titular, será necesario acreditar el establecimiento de normas internas destinadas a mantener protegida toda la información, qué por su alto valor diferenciador, sea considerada como sensible, por lo que la implementación de medidas de aseguramiento de la información clave de la empresa debe estar soportada con medidas concretas demostrables.

A tales efectos se consideran como medidas de protección, aquellas que estén destinadas a la detección de información clave de la empresa que debe ser considerada secreto empresarial, así como el establecimiento de medidas para garantizar la confidencialidad y acceso al contenido de los secretos empresariales.

La prescripción para el ejercicio de acciones se fija en tres años

En casos de violación de secretos empresariales, cuando un tercero ha tenido acceso a los mismos sin consentimiento de su titular, apropiándose, copiando documentos o revelando su contenido, se articulan acciones de defensa civil que comprenden además de la cesación, prohibición y remoción de los actos, la indemnización por los daños y perjuicios que el ilícito ha ocasionado.  La prescripción para el ejercicio de acciones se fija en tres años desde que el legitimado tuvo conocimiento de la persona que materializó la violación.

El marco procesal civil de actuación en defensa de los derechos relativos a secretos empresariales es similar al previsto para otro tipo de activos inmateriales, proveyéndose la activación de medidas de carácter cautelar, averiguación, probatorios que en esencia coinciden con la previstas tanto en la Ley 24/2015 de Patentes, Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, y Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil

Fuente: economistjurist.es

Autor: Alejandro Falcon Morales

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